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EuGH: Widerklage bei bösgläubiger Markenanmeldung

Bearbeiter: Sabine Kriwanek / Bearbeiter: Barbara Tuma

Zu einem Vorabentscheidungsersuchen des OGH betr das Verhältnis von Verletzungsklage und Widerklage

VO (EG) 207/2009: Art 52, Art 96, Art 99, Art 100

Die Vermutung der Rechtsgültigkeit einer Unionsmarke kann im Rahmen eines Verletzungsverfahrens durch eine Widerklage auf Nichtigerklärung widerlegt werden. Wendet der Bekl des Verletzungsverfahrens gegen die Verletzungsklage einen Grund für die absolute Nichtigkeit der Marke ein (hier: angeblich bösgläubige Anmeldung der Marke „Baucherlwärmer“) und erhebt er darüber hinaus eine auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützte Widerklage auf Nichtigerklärung, muss das Unionsmarkengericht zuerst über die Widerklage entscheiden. Das Unionsrecht verlangt allerdings nicht, dass diese Entscheidung bereits rechtskräftig ist, wenn das Unionsmarkengericht dann über die Verletzungsklage entscheidet.

EuGH 19. 10. 2017, C-425/16, Raimund

Sachverhalt

Zu den Schlussanträgen des Generalanwalts 20. 6. 2017, C-425/16, siehe Rechtsnews 23747 = RdW 2017/325.

Zum Vorabentscheidungsersuchen OGH 12. 7. 2016, 4 Ob 223/15w, Rechtsnews 22063 = RdW 2016/441.

Im vorliegenden Fall vertreiben zwei Händler Kräuterzubereitungen zum Ansetzen in hochprozentigem Alkohol, die zwar ähnlich, aber nicht identisch sind und beide die Bezeichnung „Baucherlwärmer“ tragen. Für eine der beiden Waren besteht außerdem Schutz durch eine beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragene Unionsmarke.

Der Inhaber dieser Unionsmarke (Herr Raimund) erhob Klage wegen Verletzung seiner Marke, weil er der Ansicht ist, dass Frau Aigner mit dem Vertrieb ihrer Waren unter derselben Bezeichnung die mit dem Registerschutz verbundenen Rechte verletzt habe.

Frau Aigner trat dieser Klage entgegen, indem sie mittels einer Einrede die Nichtigkeit der Marke geltend machte und zwei Jahre später eine Widerklage erhob. Mit beidem wirft sie Herrn Raimund vor, er habe das Zeichen „Baucherlwärmer“ böswillig angemeldet, weil sie dieses Zeichen bereits verwendet habe, bevor ihm das gewerbliche Schutzrecht erteilt worden sei.

Der Rechtsstreit hatte zwei Verfahren zur Folge, und zwar im ersten Rechtszug vor dem HG Wien und in der Berufung vor dem OLG Wien. Während die Widerklage noch immer beim ErstG anhängig ist, sind im Verfahren wegen Verletzung der Marke bereits Urteile ergangen und der OGH hat nun als Revisionsinstanz über das Berufungsurteil zu entscheiden.

Der OGH fragt sich nun va, ob das Urteil im Verfahren wegen Verletzung der Marke rechtsgültig verkündet werden konnte, bevor eine Entscheidung über die Widerklage ergangen ist. In diesem Zusammenhang hat er dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1.Darf eine Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke (Art 96 lit a der VO (EG) 207/2009) aufgrund des Einwands der böswilligen Markenrechtsanmeldung (Art 52 Abs 1 lit b VO (EG) 207/2009) abgewiesen werden, wenn der Bekl zwar eine damit begründete Widerklage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke erhoben (Art 99 Abs 1 VO (EG) 207/2009), das Gericht über diese Widerklage aber noch nicht entschieden hat?
2.Wenn nein: Darf das Gericht die Verletzungsklage aufgrund des Einwands der böswilligen Markenrechtsanmeldung abweisen, wenn es zumindest zugleich der Widerklage auf Nichtigerklärung stattgibt, oder hat es mit der Entscheidung über die Verletzungsklage jedenfalls bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Widerklage zuzuwarten?

Der EuGH hat für Recht erkannt:

1.Art 99 Abs 1 der VO (EG) 207/2009 des Rates vom 26. 2. 2009 über die Unionsmarke ist dahin auszulegen, dass eine bei einem Unionsmarkengericht nach Art 96 Buchst a dieser Verordnung erhobene Verletzungsklage wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes wie des in Art 52 Abs 1 Buchst b der Verordnung vorgesehenen nicht abgewiesen werden darf, ohne dass dieses Gericht der vom Bekl des Verletzungsverfahrens gem Art 100 Abs 1 der Verordnung erhobenen und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Widerklage auf Nichtigerklärung stattgegeben hat.
2.Die VO (EG) 207/2009 ist dahin auszulegen, dass sie es nicht verbietet, dass das Unionsmarkengericht die Verletzungsklage nach Art 96 Buchst a dieser Verordnung wegen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes wie des in Art 52 Abs 1 Buchst b der Verordnung vorgesehenen abweisen darf, obwohl die Entscheidung über die gem Art 100 Abs 1 der Verordnung erhobene und auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützte Widerklage auf Nichtigerklärung nicht rechtskräftig ist.

Hinweis:

Am 23. 3. 2016 ist die VO (EU) 2015/2424 (UMV) in Kraft getreten, mit der die VO (EG) 207/2009 geändert wurde. Der Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz lag im vorliegenden Verfahren zwar vor dem genannten Datum, Änderungen des zwingenden Rechts sind allerdings vom Rechtsmittelgericht grds von Amts wegen seiner Entscheidung zugrunde zu legen, worauf der OGH auch in seinem Vorabentscheidungsersuchen hinweist(vgl RIS-Justiz RS0106868). Im Übrigen enthält die neue VO (EU) 2015/2424 iZm den hier relevanten Fragestellungen ohnehin keine relevanten Änderungen der Rechtslage und wirkt sich im vorliegenden Fall bloß insoweit aus, als die Terminologie verwendet wird, die nach der Neuregelung geboten ist („Unionsmarke“ statt „Gemeinschaftsmarke“; vgl auch EuGH 28. 4. 2016, C-35/16 P) und „Unionsmarkenverordnung“ (UMV) statt „Gemeinschaftsmarkenverordnung“ (GMV).

Artikel-Nr.
Rechtsnews Nr. 24386 vom 23.10.2017