Änderung des MarkSchG – RV

RV 10. 10. 2018, 294 BlgNR 26. GP

Die RL 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist bis 14. 1. 2019 umzusetzen. Der erste Teilschritt zur Umsetzung – die Markenrechtsnovelle 2017, BGBl I 2017/124, Rechtsnews 23969 – umfasste jene Teile der RL, die eine längere Vorlaufzeit erforderten (wie zB die Umstellung der Berechnung der Schutzdauer einer Marke) oder zur raschen Senkung der administrativen und finanziellen Eintrittshürden zum Markenschutz beitragen konnten (Teilung der Anmeldung oder Registrierung, Einführung der Gewährleistungsmarke etc).

Von einer sofortigen vollständigen Umsetzung der RL musste zur Vermeidung von Divergenzen zwischen nationalem und Unionsrecht Abstand damals allerdings genommen werden; seit Frühjahr 2018 liegen nun aber die Durchführungsbestimmungen zur VO (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke vor, was die weitere Umsetzung der RL 2015/2436/EU in nationales Recht ermöglicht.

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

Markendefinition

Mit dem nunmehrigen 2. Teil der Umsetzung der RL 2015/2436/EU wird in der zentralen Markendefinition das Erfordernis der Darstellung einer Marke mit zwingend grafischen Mitteln aufgegeben und durch einen flexiblen Ansatz ersetzt. § 1 MarkSchG übernimmt wortident die Markendefinition des Art 3 der RL 2015/2436/EU und eröffnet damit für eine Reihe neuer Markenformen (zB Multimediamarken, Mustermarken) die Möglichkeit, Registerschutz zu erlangen bzw – für bereits eingeführte Markenformen – die Möglichkeit, mit zeitgemäßen Darstellungsformen wiedergegeben zu werden (zB Bewegungsmarken, Hologrammmarken, Klangmarken).

Um die Ziele einer Markeneintragung zu erreichen (nämlich Rechtssicherheit und ordnungsgemäße Verwaltung), muss ein Zeichen weiterhin den Kriterien entsprechen, die der EuGH in seinem Sieckmann-Erkenntnis festgelegt hat (EuGH 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145 = RdW 2003/1a), also in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Dies soll künftig allerdings in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie erfolgen dürfen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl Erwägungsgrund 13 der RL 2015/2436/EU).

In engem Zusammenhang damit stehen die Konkretisierung der Rechte und Duldungspflichten eines Markeninhabers.

Absolute Schutzhindernisse

-	Die Auflistung der absoluten Schutzhindernisse des § 4 MarkSchG wird in Übereinstimmung mit Art 4 Abs 1 lit i bis lit l der RL 2015/2436/EU angepasst bzw erweitert und betrifft der Eintragung von Marken entgegenstehende Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (Z 9), traditionelle Bezeichnungen für Weine (Z 10), traditionelle Spezialitäten (Z 11) sowie Sortenschutzrechte (Z 12).
-	Die Änderung in § 4 Abs 1 Z 1 lit c MarkSchG basiert nicht auf der RL 2015/2436/EU, sondern auf Erfahrungen der Prüfpraxis und dient der Angleichung des nationalen Rechts an die Rechtslage im Unionsmarkenrecht bzw im deutschen Markenrecht: Zeichen internationaler Organisationen wurden bei gehöriger Kundmachung bislang in Österreich absolut geschützt und durften selbst für Waren und Dienstleistungen ohne jeden Zusammenhang mit dem Tätigkeitsfeld der internationalen Organisation nicht als Marke eingetragen oder ohne Zustimmung der Organisation in identer oder ähnlicher Form als Bestandteil einer Marke registriert werden. Dies führte bisweilen zu recht eigenartigen Ergebnissen. So durfte zB der Name einer europäischen Trägerrakete nicht zur Bezeichnung von Frischobst markenrechtlich geschützt werden. Die neue Regelung stellt in Einklang mit der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) darauf ab, ob die Verwendung des Zeichens als oder in einer Marke für die vorgesehenen Produktbereiche beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen dem Produkt/Hersteller etc und der internationalen Organisation hervorruft bzw das Publikum über das Bestehen einer derartigen Verbindung irreführen könnte. Ist dies nicht zu argumentieren, soll in Zukunft eine Registrierung ermöglicht werden.
-	Die Anwendbarkeit des bislang auf dreidimensionale Marken (Formmarken) beschränkten § 4 Abs 1 Z 6 MarkSchG (Ausschluss von der Registrierung) wird durch die Umformulierung in Art 4 Abs 1 lit e der RL 2015/2436/EU erweitert (Einfügung der Worte „oder einem anderen charakteristischen Merkmal“).

Rechte des Markeninhabers

Produktpiraterie

§ 10 Abs 2 MarkSchG wird an die Textierung von Art 10 Abs 2 lit c der RL 2015/2436/EU angepasst, der – wie auch Art 5 Abs 3 lit a – die Rsp des EuGH zum Bekanntheitsschutz bei identischen bzw ähnlichen Waren und Dienstleistungen nachvollzieht (vgl EuGH, 9. 1. 2003, C-292/00, Davidoff/Gofkid, GRUR 2003, 240). In diesem Erkenntnis hat der EuGH den Schutz bekannter Marken gegen ungerechtfertigte Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung auf den Bereich der ähnlichen Waren und Dienstleistungen ausgeweitet.

Der Inhalt des neu eingefügten § 10 Abs 2a MarkSchG ist von Art 10 Abs 4 der RL 2015/2436/EU vorgegeben und soll dem Markeninhaber ein wirksameres Vorgehen gegen Produktpiraterie im Transit ermöglichen. Mit der neuen Bestimmung wird der Markeninhaber befugt, im geschäftlichen Verkehr Dritten die Verbringung von Produkten in das Gebiet der Republik Österreich ohne Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zu untersagen, wenn die Waren einschließlich ihrer Verpackung aus Drittstaaten stammen und ohne seine Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von ihr zu unterscheiden ist. Der Markeninhaber kann daher künftig auch in einem bloßen Durchfuhrstaat gegen Rechtsverletzungen vorgehen und dort ua neben der Durchfuhr auch die Umladung, Lagerung, vorübergehende Verwahrung etc verhindern. Allerdings können mit der neuen Regelung nur offensichtliche Rechtsverletzungen verfolgt werden („identisch/gleich oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von der eingetragenen Marke zu unterscheiden“). Damit soll sichergestellt werden, dass die Zollbehörden mit der erforderlichen Sicherheit über das Erfordernis und die Berechtigung ihres Einschreitens entscheiden können. Dieses Verbotsrecht des Markeninhabers erlischt, wenn dem zollrechtlichen Anmelder oder Besitzer der Waren der Nachweis gelingt, dass die Waren im Bestimmungsland rechtmäßig auf den Markt gebracht werden können.

Der ebenfalls neu eingefügte § 10 Abs 2b MarkSchG dient der expliziten Umsetzung von Art 11 der RL 2015/2436/EU und definiert Untersagungsrechte des Markeninhabers iZm der Verpackung, mit Etiketten, Anhängern, Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht wird.

Weitere Änderungen

In § 10 Abs 3 Z 1 MarkSchG wird in Abkehr von der Judikatur des EuGH (vgl EuGH 16. 11. 2004, C-245/02, Anheuser Busch = RdW 2005/127; EuGH 11. 11. 2007, C-17/06 Celine SARL/Céline SA, Rechtsnews 3519) der Grundsatz, wonach niemand an der lauteren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden darf, für den Bereich des Markenrechts auf die Namen natürlicher Personen eingeschränkt. Handelsnamen und die Namen juristischer Personen werden nicht mehr privilegiert.

§ 10 Abs 3 Z 2 MarkSchG stellt klar, dass neben beschreibenden Angaben auch Zeichen oder Angaben „ohne Unterscheidungskraft“ im geschäftlichen Verkehr benutzt werden dürfen, ohne dass dem Inhaber einer älteren Marke ein diesbezügliches Verbotsrecht zukommt.

§ 10 Abs 3 Z 3 MarkSchG präzisiert, dass die Benutzung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil nur dann zulässig ist, wenn sie in einer Art und Weise und einem Ausmaß erfolgt, die zu Zwecken der Identifizierung nach den anständigen Gepflogenheiten erforderlich ist (vgl OGH 16. 12. 2008, 17 Ob 28/08d – Mazda Logo, Rechtsnews 6744 = RdW 2009/444).

§ 10a MarkSchG regelt schon bisher, welche Handlungen insb als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen anzusehen sind und daher vom Markeninhaber verboten werden können; die Auflistung wird nun an Art 10 Abs 3 der RL 2015/2436/EU angepasst.

In Z 1 wird zur Vermeidung von Interpretationsspielräumen (und in Übereinstimmung mit § 9 UWG) der bisher verwendete Begriff „Aufmachung“ durch den Begriff „Verpackung“ ersetzt.

Neu aufgenommen werden die Verwendung eines Zeichens als Handelsnamen/Unternehmensbezeichnung (Firma) bzw als Teil davon (Z 4 [neu]) bzw in vergleichender Werbung, wenn diese Werbung nicht den Anforderungen der RL 2006/114/EG bzw des UWG entspricht (Z 6).

Klagebefugnis des Lizenznehmers

Die Umsetzung von Art 25 RL 2015/2436/EU zu Lizenzen erfordert die Ergänzung von § 14 MarkSchG. So wird im neu hinzugefügten Abs 3 die Klagebefugnis des Lizenznehmers dahingehend geregelt, dass sie sowohl dem Inhaber einer einfachen, als auch einer exklusiven Lizenz grundsätzlich nur mit Zustimmung des Markeninhabers zukommt, wobei der exklusive Lizenznehmer selbstständig klagen kann, wenn der Markeninhaber nach ausdrücklicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage erhebt. Damit weicht die neue Regelung von der bisherigen nationalen Praxis ab, wonach der ausschließliche Lizenznehmer auch ohne Zustimmung des Markeninhabers eigenständig klagsbefugt war, sofern der Markeninhaber diese Befugnis nicht zuvor ausdrücklich, zB im Lizenzvertrag, ausgeschlossen hatte.

Der neue § 14 Abs 4 MarkSchG legt weiters fest, dass jeder Lizenznehmer – unabhängig von der Zustimmung des Lizenzgebers – seinen eigenen Schaden jedenfalls dann im Klagsweg geltend machen kann, nachdem der Lizenzgeber selbst eine Verletzungsklage eingebracht und er diesem Verfahren als Nebenintervenient beigetreten ist. Zuständig für die Verfahren ist in jedem Fall gem § 56a MarkSchG das HG Wien; dies gilt auch bei Unionsmarken gem § 69d MarkSchG.

§ 14 Abs 5 MarkSchG hält im Hinblick auf § 28a MarkSchG zur Klarstellung fest, dass auch angemeldete Marken Gegenstand einer Lizenzvereinbarung sein können.

Registrierung

§ 16 MarkSchG (Registrierung) ist va im Hinblick auf die Öffnung der Markendefinition (neue Markenformen; vgl § 1 MarkSchG) neu zu fassen.

Von großer Relevanz für die Praxis ist die Änderung von in § 16 Abs 2 MarkSchG und § 17 Abs 3 MarkSchG hinsichtlich „Wortmarken“; danach kommen als Bestandteil von Wortmarken nun auch Zeichen in Frage, „die wie Buchstaben und Zahlen“ zu behandeln sind und durch Verordnung festgesetzt werden können. Damit wird die Übernahme des Wortmarkenverständnisses der „Gemeinsamen Mitteilung der Ämter“ ermöglicht.

Die Registerdarstellung einer Marke, deren Wiedergabe lediglich in Form einer Datei ohne Abbildung besteht(zB Ton- oder Videodatei), erfolgt durch den Hinweis, dass diese Marke elektronisch zugänglich ist. In der Praxis wird dies durch einen Pfad bzw Link zur öffentlich zugänglichen Datenbank des Amtes ermöglicht. Zumindest dieser Hinweis findet sich bei diesen Markenformen sodann auch auf der amtlichen Bestätigung über die Registereintragung, im Markenanzeiger oder in den beglaubigten Registerabschriften.

Ausweitung der Widerspruchsgründe

Art 43 Abs 2 der RL 2015/2436/EU erfordert eine Ausweitung der Anspruchsgründe, die im Widerspruchsverfahren zu berücksichtigen sind. Widerspruch kann künftig aus folgenden zusätzlichen Gründen erhoben werden (§ 29a MarkSchG):

Der Widerspruch kann gem § 29a MarkSchG künftig auch gestützt werden auf

-	eine Marke unter den Voraussetzungen des § 30 Abs 2 MarkSchG (Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise unabhängig von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen),
-	eine notorisch bekannte Marke gem Art 6bis PVÜ
-	oder auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemäß § 32a MarkSchG.

Beweislast

Dieser Stärkung der Position des Markeninhabers wird durch die RL als Korrelativ im Bereich der Löschungs- und Verletzungsverfahren das Erfordernis gegenüber gestellt, dass der Markeninhaber über Einrede des Verfahrensgegners das rechtmäßige Bestehen seiner Marke im Zeitpunkt der Antragseinbringung oder Klagserhebung beweisen muss, andernfalls er sein Recht im konkreten Verfahren nicht durchsetzen kann.

Neue relative Löschungsgründe

Mit §§ 32a bis § 32c MarkSchG werden neue, relative Löschungsgründe ins MarkSchG aufgenommen:

§ 32a MarkSchG eröffnet in Umsetzung der zwingenden Bestimmung des Art 45 Abs 3 lit b der RL 2015/2436/EU die Möglichkeit, eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe parallel zum Widerspruchsverfahren, auch im Nichtigkeitsverfahren gegen eine jüngere Marke geltend zu machen.

Gemäß Art 5 Abs 4 lit b der RL 2015/2436/EU können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Marke der Nichtigerklärung unterliegt, soweit ihre Benutzung ua aufgrund eines älteren Urheberrechts oder Musterrechts untersagt werden kann. Entsprechende Löschungstatbestände werden durch die §§ 32b und 32c MarkSchG neu aufgenommen.

Benutzungsschonfrist

Neu geregelt wird die Fünfjahresfrist des § 33a MarkSchG („Benutzungsschonfrist“). Dazu wird klargestellt, dass der für die Frage der Zulässigkeit der Einrede der mangelnden Benutzung relevante Zeitpunkt (Ablauf der Fünfjahresfrist) nicht mehr wie bisher der Veröffentlichungszeitpunkt der jüngeren Marke ist, sondern deren Anmelde- oder Prioritätstag, dh dass nur eine zu diesem Zeitpunkt bereits zumindest fünf Jahre eingetragene Marke überhaupt der Einrede unterfallen kann (§ 29b Abs 3 MarkSchG). Es muss kein voller Beweis geführt werden, sondern es soll der Nachweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit iS eines Glaubhaftmachens genügen.

Markenregister

Die RL verlangt die öffentliche Ersichtlichmachung der zu Anmeldungen auch schon vor ihrer Registrierung erfolgten Übertragungen, Lizenz-, Pfandrechtseintragungen, Eintragungen sonstiger dinglicher Rechte und Maßnahmen der Zwangsvollstreckung etc im Markenregister. Das bestehende Register wird daher um die schon bisher frei auskunftsfähigen Anmeldedaten sowie die zuvor genannten Eintragungen ergänzt und freigegeben (§§ 28 und 28a MarkSchG).

„Cooling-off“-Periode

Art 43 Abs 3 RL 2015/2436/EU sieht vor, dass den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien auf deren gemeinsamen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt wird, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen (vgl „Cooling-off“-Periode, die es im Unionsmarkenrecht bereits seit langem gibt). Das nationale Verfahrensrecht stand der Verlängerung von Verfahrensfristen zwar schon bisher recht großzügig gegenüber, ein Anspruch auf eine Fristgewährung bzw Fristverlängerung besteht jedoch nicht. Dies wird nunmehr geändert, wobei dieser Anspruch allerdings auf maximal sechs Monate beschränkt und nur bis zum Ablauf der Frist gewährt wird, die dem Inhaber der angegriffenen Marke (Antragsgegner) zur Äußerung auf den Widerspruch, gegebenenfalls zur Stellungnahme zu Benutzungsunterlagen eingeräumt ist (§ 29b Abs 3a MarkSchG).

Inländischen Vertreter/Zustellbevollmächtigter

Um die Kosten einer Markenanmeldung zu senken und den Zugang zum Markenrecht zu vereinfachen, verlangt die RL, dass für Anmelder und Markeninhaber mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR oder in der Schweiz das Erfordernis zur Bestellung eines inländischen Vertreters oder eines Zustellbevollmächtigten entfällt (§ 61 MarkSchG).

Inkrafttreten

Als Datum des Inkrafttretens ist der 14. 1. 2019 vorgesehen.